當我們長期宣傳使用的商標被他人惡意搶注并不斷蠶食我們原有的客戶市場，亦或?qū)⒚媾R被訴商標侵權(quán)的窘境，我們是不是就束手無策，被動挨打呢？

        先別急，《商標法》第三十二條規(guī)定： 申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。那么我們是否可以依據(jù)該規(guī)定尋找案件的突破口呢？

1. 案例簡介

         廣東新明珠陶瓷集團有限公司是全球最大的專業(yè)生產(chǎn)陶瓷墻地磚及衛(wèi)生潔具的現(xiàn)代化企業(yè)之一，曾被中國陶瓷衛(wèi)浴品牌網(wǎng)評選為“中國陶瓷十大品牌”，然而就是這樣一家聲名鵲起、譽滿海內(nèi)外的知名企業(yè)，由于諸多原因前期一直未對其投入大量人力、物力傾心打造的“薩米特SUMMIT及圖”商標進行注冊。

        2002年，自然人蘇益向商標局申請注冊“薩米特SUMMIT及圖”商標，并致力于使用該商標在陶瓷類商品上進行銷售。這樣一來，不僅新明珠陶瓷的市場份額會被擠占，而且其品牌影響力及企業(yè)聲譽亦會隨之大幅縮水；新明珠不僅需承擔無法繼續(xù)使用“薩米特”商標的巨大經(jīng)濟損失，而且或?qū)⒚媾R被訴商標侵權(quán)的嚴峻法律挑戰(zhàn)。

        后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新明珠陶瓷集團早在自然人蘇益搶注“薩米特SUMMIT及圖”商標之前，就已經(jīng)對其設計完稿的“薩米特SUMMIT及圖”進行了版權(quán)登記，并擁有版權(quán)登記證書。這樣一來，新明珠陶瓷集團就擁有了阻斷商標注冊人的在先權(quán)利，由此，新明珠陶瓷集團以蘇益注冊的商標侵犯了其在先權(quán)利—版權(quán)為由，向商標局提出異議。

        最終，蘇益注冊的“薩米特SUMMIT及圖”商標被撤銷。在免除商標侵權(quán)的后顧之憂后，薩米特的發(fā)展如同離弦的箭一般，連續(xù)數(shù)年蟬聯(lián)中國500強最具價值品牌，其品牌美譽度、市場占有率等均有大幅度提升。

2. 律師分析

         以《商標法》第三十二條為突破口，在商標異議、異議復審及爭議案件中涉及在先權(quán)利保護的，我們可以著重從以下兩個方面進行分析：

1、我們是否擁有在先權(quán)利？

        在先權(quán)利指的是在系爭商標申請注冊日之前就已經(jīng)取得的，除商標權(quán)以外的其他權(quán)利。申請注冊的商標應當具有在先性，這種在先性指的是申請注冊的商標既不得與他人在先申請或注冊的商標相沖突，也不得與他人在先取得的其他合法權(quán)利相沖突。

除商標權(quán)以外，其他權(quán)利還包括：

★1

商號權(quán)

        將與他人在先登記、使用并具有一定知名度的商號相同或者基本相同的文字申請注冊為商標，容易導致中國相關公眾混淆，致使在先商號權(quán)人的利益可能受到損害的，應當認定為對他人在先商號權(quán)的侵犯，系爭商標應當不予核準注冊或予以撤銷。

★2

著作權(quán)

        未經(jīng)著作權(quán)人的許可，將他人享有著作權(quán)的作品申請注冊商標，應認定為對他人在先著作權(quán)的侵犯，系爭商標應當不予核準注冊或予以撤銷。

★3

外觀設計專利權(quán)

        未經(jīng)授權(quán)，在相同或者類似商品上，將他人享有專利權(quán)的外觀設計申請注冊商標的，應當認定為對他人在先外觀設計專利權(quán)的侵犯，系爭商標應當不予核準注冊或予以撤銷。

★4

姓名權(quán)

        未經(jīng)許可，將他人的姓名申請注冊商標，給他人姓名權(quán)造成或者可能造成損害的，系爭商標應當不予核準注冊或予以撤銷。具體可參閱“屠呦呦”商標無效宣告案。

★5

肖像權(quán)

        未經(jīng)許可，將他人的肖像申請注冊商標，給他人肖像權(quán)造成或者可能造成損害的，系爭商標應當不予核準注冊或予以撤銷。

——除上述五類常見在先權(quán)利外，我們也可就知名商品特有的名稱、包裝、裝潢等權(quán)利在他人申請注冊商標時提出異議。

2、如何判斷對方是否構(gòu)成以不正當競爭手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標？

        為了回答這一問題我們就要清晰地界定以下兩個方面：

1、何種情形下視為采取了不正當競爭手段？

①爭商標雙方當事人曾有貿(mào)易往來或合作關系；

②爭商標雙方當事人所處的地域及商品、服務的銷售渠道、銷售范圍相同；

③爭商標申請人曾于他案糾紛中知悉在先使用人的商標;

④爭商標雙方當事人曾有內(nèi)部人員交流、往來關系;

⑤爭商標申請人以牟取不正當利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標的聲譽以及影響力進行誤導宣傳，脅迫在先使用人與其進行貿(mào)易合作，向在先使用人或他人索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費或者侵權(quán)賠償金等行為；

⑥他人商標具有較強獨創(chuàng)性，系爭商標與之高度近似；

⑦其他可以認定為不正當手段的情形。

——上述幾種情形需結(jié)合系爭商標申請人的實際情況予以綜合分析。

2、如何判定商標已經(jīng)使用并有一定影響？

        已經(jīng)使用并有一定影響商標指的是在中國已經(jīng)在先使用并為一定范圍內(nèi)相關公眾所知曉的未注冊商標。為證明系爭商標具有一定影響，我們可提供如下證據(jù)材料：

①爭商標最早使用時間和持續(xù)使用情況等資料；

②爭商標標示的商品、服務合同、發(fā)票、提貨單、銀行進賬單、進出口憑據(jù)等；

③爭商標標示的商品、服務的銷售范圍、銷售量、銷售渠道、銷售方式、市場份額等資料；

④爭商標在先使用人在廣播、電影、電視、報紙、期刊、網(wǎng)絡、戶外等媒體發(fā)布的商業(yè)廣告、宣傳資料及上述媒體中涉及該商標的評論、宣傳、報道等資料；

⑤爭商標標示的商品、服務參加展覽會、博覽會、拍賣會等商業(yè)活動的資料；

⑥爭商標獲獎情況等商譽資料；

⑦其他可以證明系爭商標有一定影響的資料。

——上述證據(jù)材料，應當能夠顯示使用的商標標識、商品、服務、使用日期及使用人。

在商標異議、不予注冊復審及無效宣告案件中，涉及搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標問題的，我們需要對“一定影響”及“不正當手段”進行綜合判定。（合肥市神州商標事務有限公司）